¿Qué tipo de diligencia debida se debe realizar en las carteras de patentes?
1.
Los elementos básicos determinan el contenido de la investigación. Como puede verse en el resumen anterior, el elemento básico puede ser una transacción, un acto jurídico específico o una demanda por infracción de patente. Diferentes proyectos básicos tienen diferente contenido y enfoque de derechos de patente. Por ejemplo, en proyectos de financiación de promesas de patentes, la estabilidad de la patente y su valor económico (evaluación de activos) son el foco de la diligencia debida; sin embargo, en los litigios por infracción de patentes, si las características técnicas del producto están dentro del alcance de la protección; Las reclamaciones de patentes son la clave de la investigación. Establecer adecuadamente el enfoque de la debida diligencia en materia de patentes mejorará significativamente la eficiencia y la calidad de la investigación y ahorrará efectivamente costos de investigación.
2.
La diligencia debida debe ser detallada y apropiada, pero no debe estar menos enfocada que otras investigaciones. Una investigación completa de debida diligencia en materia de patentes debe incluir la confirmación de los activos de patentes, los riesgos y las evaluaciones relacionados con las transacciones de patentes, la evitación de riesgos, la coordinación de intereses relacionados con los activos de patentes y la utilización efectiva de los activos de patentes después de fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, muchos equipos de proyectos tienden a ignorar los riesgos y los consejos sobre cómo aprovechar eficazmente los activos de patentes después de una fusión o adquisición. No es fácil llevar a cabo una debida diligencia exhaustiva y sistemática con la parte encargada. Con la condición de que se cumpla el objetivo de la investigación, el abogado de patentes responsable de la debida diligencia debe cubrir los aspectos anteriores con la mayor rapidez y precisión posible para que el informe de la investigación sea más completo y de mayor calidad.
3. Método de búsqueda de cuatro pasos: búsqueda de familia de patentes, búsqueda de estado legal de patente, búsqueda de validez de patente y búsqueda de riesgo de infracción de patente. [17]
El método de búsqueda de cuatro pasos puede mejorar en gran medida la eficiencia de la debida diligencia en materia de patentes por parte de los abogados de patentes después de la informatización de los documentos de patente.
Familia de patentes suele referirse a patentes de la misma familia. Una familia de patentes es un grupo de documentos de patente con el mismo o básicamente el mismo contenido que han sido solicitados, publicados o aprobados varias veces por organizaciones de patentes en diferentes países o regiones y entre regiones. Por ejemplo, después de solicitar una patente en China, la misma patente se aplica en un país extranjero, además, una patente solicitada previamente en un caso conjunto se divide en varias patentes y las patentes solicitadas en casos separados se pueden solicitar; patentes de la misma familia.
El estatus legal de una patente generalmente incluye presentación de solicitud, divulgación, autorización, invalidación, pago, embargo, transferencia, prenda y otro estatus legal durante el proceso de solicitud de patente.
Las búsquedas de validez de patentes suelen tener como objetivo la estabilidad de la patente, es decir, intentar encontrar tecnologías existentes o aplicaciones conflictivas que puedan hacer que la patente pierda novedad o inventiva, provocando así que la patente no sea válida.
El propósito de la búsqueda de riesgo de infracción de patentes suele ser comparar si las características técnicas de los propios productos están dentro del alcance de protección de las reclamaciones de patentes de otras personas, y la premisa de esta comparación es buscar las patentes relevantes de otras personas. .
(2) Contenido de la debida diligencia en materia de patentes
La debida diligencia en materia de patentes se puede dividir aproximadamente en cuatro niveles: nivel formal, nivel legal, nivel técnico y proyecto FTO.
1. La debida diligencia formal puede ser realizada por abogados ordinarios.
El contenido de la diligencia debida a este nivel incluye, entre otros, confirmar el tipo de derecho de patente, el período de validez de la patente, el pago de las tasas de patente, la existencia de la propiedad de la patente, si la patente es autorizada, y si la materia es un derecho de patente o una patente. Derechos de solicitud, regionalidad de las patentes, prenda de patentes, embargo e invalidación, etc.
2. La debida diligencia legal generalmente debe ser realizada por abogados que sean competentes en derecho de patentes.
El contenido de la diligencia debida a este nivel incluye, entre otros, la propiedad de los derechos de patente, la estabilidad de los derechos de patente, si otros pueden reclamar la patente o los logros científicos y tecnológicos, el período de validez. de la patente, si las reivindicaciones de la patente han sido modificadas y si las reivindicaciones de la patente han sido modificadas. Si el titular del derecho ha renunciado a la solución técnica de la invención, si se enfrenta a un posible litigio por infracción, si existe alguna autorización externa, si existe. disputas legales en curso, etc.
3. La debida diligencia técnica generalmente debe ser realizada por un abogado de patentes o un abogado de patentes con calificaciones de abogado de patentes.
El contenido de la diligencia debida a este nivel incluye, entre otros, si la patente depende de otras patentes, si existen tecnologías alternativas, el grado de monopolio de la tecnología en la industria, el costo de la tecnología. implementación, el alcance de las reivindicaciones, si hay tecnología patentada madura, si se basa en tecnología anterior, si hay tecnología mejorada, si hay tecnología de apoyo, si satisface las necesidades del comprador, si existen condiciones sustantivas para la autorización , si hay defectos en los documentos de solicitud de patente, si el diseño es fácil de evitar y si el inventor apoya la ejecución de la patente, si está disponible para el titular de la patente.
4. Investigación especial FTO.
La investigación sobre la implementación de la libertad tecnológica la lleva a cabo mejor un abogado con doble certificación y calificaciones de abogado de patentes. El objetivo principal de una FTO es evitar demandas por infracción de patentes y daños punitivos cuando se lanzan nuevos productos o empresas, por lo que un abogado de patentes con doble certificación es la mejor persona para organizar una investigación de FTO. Los contenidos de la investigación especial FTO incluyen, entre otros: si los productos que estamos desarrollando o produciendo infringen los derechos de patentes chinas de otras personas y los derechos de patentes extranjeras, si existe riesgo de infracción, cómo evitar el diseño desde un aspecto técnico; Y cómo evitar las áreas de riesgo y los riesgos del mercado de infracción de patentes, cómo iniciar solicitudes o demandas que invaliden las patentes de otras personas, cómo evitar que otros declaren inválidas sus propias patentes y cómo prevenir "ataques de patentes" en el mercado de capitales. proceso de financiación o cotización.