"Due Diligence" en la Transferencia de Marcas
“Due diligence” es una palabra que aparece con mucha frecuencia en inversiones y fusiones y adquisiciones, finanzas, IPO, cotización en bolsa y otros campos comerciales. Es un negocio básico para los abogados. En el campo de la propiedad intelectual, pocas personas realizan la debida diligencia. De hecho, la debida diligencia desempeña un papel importante en todos los campos de la propiedad intelectual. Este artículo toma la transferencia de marcas como ejemplo para resolverlo brevemente.
Aún debes recordar el conocido caso de transferencia de marca, es decir, Apple firmó un contrato de transferencia con Taiwan Proview Company con respecto a la transferencia de la marca IPAD, y la marca IPAD estaba bajo el nombre de Shenzhen. Proview Company, por lo que Apple y Shenzhen Proview Company tienen una disputa sobre la transferencia de la marca iPad. Después de la mediación del caso, Apple finalmente pagó 60 millones de dólares adicionales a Shenzhen Proview Company y las dos partes resolvieron la disputa sobre la marca iPad en un paquete. Apple pagó 60 millones de dólares más para adquirir la marca iPad. En realidad, en el negocio de las marcas, muchos clientes y agencias sólo se centran en las cuestiones legales de la solicitud, oposición, revisión y otros procedimientos de la marca, pero no prestan suficiente atención a la transferencia de la marca.
Simplemente creemos que las cuestiones legales involucradas en la transferencia de marcas no son simples en comparación con las involucradas en otros procedimientos de marcas. Los procedimientos como la solicitud, transferencia, oposición y reexamen de una marca implican cuestiones legales relacionadas con la marca en sí, que entran en la categoría de derechos de propiedad intelectual tradicionales, por lo que las agencias de marcas o los abogados de marcas tradicionales pueden resolverlos básicamente. Las cuestiones involucradas en la transferencia de marcas no son sólo el derecho de marcas, sino también el derecho de sociedades y el derecho contractual. Todo el procedimiento de transferencia de marcas es un proceso muy complicado. La debida diligencia es un vínculo muy importante.
1. Realizar la debida diligencia con el cedente
En términos generales, el solicitante/registrador de una marca tiene derecho a transferir su marca, y la posibilidad de problemas es poco probable, incluso si De esta manera, Apple no llevó a cabo una investigación sobre el tema en el caso de transferencia de la marca iPad y se dio por sentado que Proview Taiwan era el tema de la marca iPad. Además de determinar el titular de la marca, también es necesario realizar al menos los siguientes tres aspectos de investigación sobre el tema: a. ¿La marca tiene el mismo titular? b. hogares industriales y comerciales o contratistas rurales Sin una licencia de propietario de negocio, no se puede solicitar una marca registrada. Por lo tanto, muchas personas físicas confían a una empresa para que solicite una marca para ellos mismos. La persona física y la empresa firman un acuerdo de tenencia, estipulando. que el solicitante o registrante de la marca no tiene derecho a transferir la marca. c. Investigación sobre si falsificó los documentos y certificados pertinentes al solicitar una marca registrada; En vista de esto, se debe realizar la debida diligencia sobre la entidad de transmisión para prevenir este riesgo.
2. Realizar la debida diligencia sobre si existen marcas idénticas o similares sobre los mismos productos/servicios o similares
Según lo establecido en la Ley de Marcas, si se transfiere una marca registrada , el registro de marca Las marcas similares registradas por una persona para el mismo tipo de productos, o las marcas idénticas o similares registradas para productos similares, se transferirán juntas. El objetivo de este artículo es cómo determinar productos similares y marcas similares sin la debida diligencia y una rica experiencia práctica en materia de marcas, es imposible emitir juicios precisos. Esta investigación no sólo incluye marcas registradas, sino que también investiga y juzga las marcas en estado de solicitud.
3. Si la transferencia de la marca cumple con las disposiciones pertinentes de los estatutos de la empresa del cedente.
La transferencia de la marca es un acto de disposición de los activos de la empresa y debe realizarse en de conformidad con los estatutos de la sociedad y las disposiciones pertinentes de la ley de sociedades, tomar acuerdos de las asambleas de accionistas o realizar otros trámites. Existen grandes fallas en la transferencia de marcas sin pasar por procedimientos legales. Incluso si el representante legal firma y/o la empresa estampa el sello oficial, la transferencia de la marca puede considerarse inválida o rescindida conforme a la ley. Investigar los asuntos anteriores, enumerar los problemas existentes y proponer soluciones para mejorar el comportamiento de transferencia de marcas.
4. Si la marca transferida tiene defectos de derechos
Si la marca transferida ha sido impugnada por otros terceros, solicitada su nulidad o cancelada por cese de uso por tres años. años consecutivos, o incluso la posibilidad de denuncias/litigios por infracción.
La marca transferida debe cumplir con las disposiciones pertinentes de la Ley de Marcas: a. No constituye una marca idéntica o similar a una marca que haya sido solicitada previamente para su registro por otros sobre productos iguales o similares. b. registro preventivo de la marca con la que existe una relación de agencia; c. No hay infracción de los derechos anteriores de otros terceros, incluidos los derechos de nombres comerciales anteriores, derechos de autor, etc.; marcas comerciales de alto perfil de las empresas, etc.
5. Investigar si el cedente está involucrado en un litigio importante
Los derechos de marca son un tipo de derecho de propiedad. Una vez que el cedente está involucrado en un litigio importante, la marca puede ser sellada o retenida. por el tribunal, traerá obstáculos para futuros traslados, e incluso provocará la posibilidad de no poder realizar el traslado. Si el cedente está involucrado en un litigio importante, se debe proponer una solución basada en la situación del cedente y se deben evaluar los riesgos de transferir la marca.
6. Realizar la debida diligencia sobre si la marca transferida ha sido licenciada a otras partes.
Si la marca a transferir ha sido licenciada a otras partes, tendrá un gran impacto en el cesionario. La regla de "la compraventa no rompe el contrato de arrendamiento" también se aplica a la transferencia y licencia de marcas. El cesionario de una marca aún tiene la obligación de continuar ejecutando el acuerdo de licencia de marca previamente firmado una vez que otro tercero pueda utilizar la misma. marca transferida, será responsable de su propia El mercado tendrá un gran impacto. Lo que es más grave es que algunas licencias de marcas son licencias exclusivas, es decir, el propietario de la marca no tiene derecho a usarla él mismo durante el período de la licencia.
7. Investigar si la marca transferida está pignorada
Debido a financiamiento externo, el cedente a menudo pignora los derechos de la marca a terceros una vez que se transfiere la marca pignorada, una vez que el cedente si. Si hay un problema con el reembolso, la marca transferida entrará en el proceso de subasta y el cesionario no podrá obtener la marca.
8. Investigar las inversiones extranjeras del cedente
Investigar las empresas de inversión extranjera del cedente para determinar si estas subsidiarias operan los mismos bienes y servicios que los aprobados para la marca transferida o negocios similares. existen negocios idénticos o similares, ¿habrá algún impacto en el uso de la marca transferida? Se evaluarán estos impactos y se propondrán soluciones.
Los ocho aspectos anteriores que deben investigarse en la transferencia de marcas se basan todos en casos reales. A pesar de sus esfuerzos, la mayoría de los clientes resolvieron el problema o minimizaron el impacto. Sin embargo, hay empresas individuales que han perdido sus marcas a pesar de pagar la tarifa de transferencia porque no realizaron la debida diligencia; algunas han transferido marcas que han sido cuestionadas por otras partes y algunas han sido demandadas por responsabilidad por infracción; también hay marcas que han sido retiradas por el cesionario.
Incluso si el problema finalmente se resuelve, se gasta mucha mano de obra y recursos financieros, y algunos incluso pierden las mejores oportunidades del mercado. Por tanto, la debida diligencia en la transferencia de marcas es una parte indispensable, y es algo que toda empresa que valore los derechos de propiedad intelectual debería tener.